一、案件情況：
12月17日，上海知識產(chǎn)權(quán)法院（以下簡稱上海知產(chǎn)法院）開庭審理原告重慶江小白酒業(yè)有限公司（以下簡稱江小白酒業(yè)公司）訴被告江小白健康產(chǎn)業(yè)（廣州）有限公司（以下簡稱江小白健康公司）、楊某某、上海寒嬌文化發(fā)展有限公司（以下簡稱寒嬌文化公司）侵害商標權(quán)及不正當競爭糾紛案。
原告江小白酒業(yè)公司訴稱，其是第10325554號“江小白”注冊商標的商標權(quán)人。“江小白”品牌創(chuàng)立于2011年底，創(chuàng)立之初就以其獨特的擬人化品牌形象、豐富立體的產(chǎn)品概念體系以及創(chuàng)新的營銷方式為傳統(tǒng)白酒行業(yè)打開了消費市場。“江小白”注冊商標經(jīng)過原告多年持續(xù)的使用和宣傳，在中國境內(nèi)相關(guān)公眾中積累了極高的知名度和美譽度，并與原告建立了穩(wěn)定的唯一對應聯(lián)系，已在酒商品上達到了馳名商標的知名程度,應當依法予以認定為馳名商標。原告認為,三被告在其生產(chǎn)、銷售的面膜、修護液等商品上及相關(guān)廣告宣傳活動中使用了“江小白”商標，侵害了原告享有的馳名商標專用權(quán)；被告江小白健康公司在其注冊的企業(yè)名稱中使用“江小白”作為企業(yè)字號，并使用該企業(yè)名稱經(jīng)營面膜等商品，極易使相關(guān)公眾誤以為其與原告存在許可或關(guān)聯(lián)關(guān)系，構(gòu)成不正當競爭。三被告的上述商標侵權(quán)及不正當競爭行為使原告的馳名商標遭到摹仿和淡化，給原告造成了經(jīng)濟損失，故訴至上海知產(chǎn)法院，請求判令三被告立即停止商標侵權(quán)、停止使用并變更企業(yè)名稱、刊登聲明消除影響，共同賠償原告經(jīng)濟損失及合理費用300萬元。
被告江小白健康公司和楊某某辯稱，楊某某于2018年7月10日申請注冊“江小白”商標，2019年4月7日國家知識產(chǎn)權(quán)局公告核準該商標注冊，商標注冊號為32153557，商標專用權(quán)期限為2019年4月7日至2029年4月6日，目前仍是有效狀態(tài)。核定的商品類別為第10類，包括醫(yī)療器械和儀器、理療設備、醫(yī)用冷敷貼、奶瓶等。楊某某于2020年4月份將第32153557號“江小白”商標許可給江小白健康公司在“醫(yī)用冷敷貼”商品上使用。江小白健康公司認為，原告涉案商標不屬于馳名商標，被告銷售的產(chǎn)品與原告涉案商標涉及的商品不構(gòu)成類似，不會導致消費者混淆誤認，被告在被控侵權(quán)產(chǎn)品上使用已核準注冊的商標，不具有惡意，其行為不構(gòu)成侵權(quán)；其將擁有的注冊商標“江小白”登記為企業(yè)字號并經(jīng)市場監(jiān)督局核準，不會使公眾誤認為與原告江小白酒業(yè)公司存在特定關(guān)系，不構(gòu)成不正當競爭，故請求法院駁回原告的全部訴訟請求。
被告寒嬌文化公司辯稱，其僅是協(xié)助江小白健康公司做宣傳，不應承擔侵權(quán)責任。庭審中，原被告雙方圍繞是否存在攀附知名商標的主觀惡意、能否認定馳名商標、是否構(gòu)成商標侵權(quán)及不正當競爭以及民事責任承擔等爭議焦點充分舉證、質(zhì)證并發(fā)表了意見。案件將擇期宣判。
二、“江小白”面膜構(gòu)成商標侵權(quán)嗎？
具體法律問題分析
（僅就商標侵權(quán)問題，暫不考慮不正當競爭問題）
法律適用問題
本案中，被告對被訴侵權(quán)標志亦享有注冊商標專用權(quán)，這就涉及注冊商標之間沖突的法律問題。一般情況下，原告不能以被告的注冊商標與其在先的注冊商標相同或近似為由提起民事侵權(quán)訴訟，而只能向國家知識產(chǎn)權(quán)局提起商標無效宣告程序。
本案中，原告提起民事侵權(quán)訴訟的理由是,被告行為侵權(quán)了其馳名商標專用權(quán)，法律依據(jù)應該是《商標法》第五十七條第（七）項“給他人的注冊商標專用權(quán)造成其他損害的”，以及第十三條第三款對注冊馳名商標特別保護規(guī)定“就不相同或者不相類似商品申請注冊的商標是復制、摹仿或者翻譯他人已經(jīng)在中國注冊的馳名商標，誤導公眾，致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害的，不予注冊并禁止使用”。
（注，本案中，原告同時有權(quán)提起商標無效宣告程序）
原告第10325554號“江小白”注冊商標構(gòu)成馳名商標嗎？
馳名商標，是指在中國境內(nèi)為相關(guān)公眾廣為知曉的商標。體現(xiàn)了商標的知名度。馳名商標一個較為復雜、理論性極強的概念。本文簡單介紹以三點：
1.馳名商標的性質(zhì)
必須強調(diào)的是，馳名商標并不是一種榮譽，它只是一種因商標案件處理需要而認定的案件事實。
2.認定原則
認定馳名商標，必須遵循“被動認定、個案認定、按需認定”原則。其中“按需認定”原則較為復雜。
被動認定，是指馳名商標應當根據(jù)當事人的請求進行認定。司法機關(guān)、行政機關(guān)不能主動認定。
個案認定，是指同一件商標在本案中被認定為馳名商標，并不能在彼案中當然地認定其為馳名商標。
按需認定，按需認定主要是解決在什么情況下啟動馳名商標認定程序的問題?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（法釋〔2009〕3號）（以下簡稱《馳名商標司法解釋》）第二條、第三條分別規(guī)定了“對所涉商標是否馳名作出認定”和“對所涉商標是否馳名不予審查”的情形，體現(xiàn)的就是“按需認定”原則。
“按需認定”原則具體包括以下四個方面的含義（尹鋒林：《從“好醫(yī)生”案看馳名商標“按需認定”原則》，載“中國知識產(chǎn)權(quán)雜志”微信公眾號，2020年10月13日）：
一是馳名商標認定應當是因“處理案件”所需而非當事人所需。在實踐中，有的當事人出于宣傳目的，希望法院對其商標做出馳名商標認定，對于這種認定目的，司法機關(guān)應加以特別注意。
二是缺乏馳名商標法定要件的情況不作馳名認定。
三是在原告與被告的商品相同或類似情形下不作馳名認定，因為在此種情況下，無論是對于商標確權(quán)還是對于商標侵權(quán)糾紛，均無必要對是否馳名問題做出認定。
四是可通過其它途徑獲得充分救濟的情形下不作馳名認定。
我將“按需認定”原則，歸納為“非必要，不認定”。
3.認定馳名商標應當考慮的因素
馳名商標制度，是商標法中的例外規(guī)定。一般商標保護，遵循“相同或類似商品”原則；馳名商標是對該原則的突破，所以認定馳名商標這一事實，必須要有足夠充分的證據(jù)支撐。
我國商標法第14條規(guī)定,馳名商標應當根據(jù)當事人的請求，作為處理涉及商標案件需要認定的事實進行認定。認定馳名商標應當考慮下列因素：
（1）相關(guān)公眾對該商標的知曉程度；
（2）該商標使用的持續(xù)時間；
（3）該商標的任何宣傳工作的持續(xù)時間、程度和地理范圍；
（4）該商標作為馳名商標受保護的記錄；
（5）該商標馳名的其他因素。
原告可以從以下方面舉證證明“江小白”商標構(gòu)成馳名商標：
（1）原告對10325554號 “江小白”商標的宣傳推廣情況；
（2）使用10325554號“江小白”商標對應商品的用戶數(shù)量、市場占有率等情況；
（3）使用10325554號商標對應產(chǎn)品廣告宣傳情況及第三方相關(guān)廣告投放情況；
（4）媒體報道情況；
（5）原告參加的公益活動；
（6）原告及10325554號商標對應產(chǎn)品獲獎情況
（7）10325554號商標作為馳名商標保護的記錄
（三）假設構(gòu)成馳名商標，第10325554號“江小白”商標保護范圍如何確定？
保護范圍，一般商標保護的范圍限于“相同或類似商品”；而馳名商標保護范圍突破了“相同或類似商品”，可以實現(xiàn)跨類保護。
以“五糧液”商標（假設僅僅注冊在酒類商品）為例，兩種情況：
在某個案件中，“五糧液”沒有被認定為馳名商標，那么其保護范圍僅限于酒類商品、以及飲料等類似商品。他人在服飾類等商品上使用“五糧液”標志，并不構(gòu)成商標侵權(quán)。
在某個案件中，“五糧液”被認定為馳名商標，那么其保護范圍就不限于酒類商品、以及飲料等類似商品。他人在不相類似的服飾等商品上使用“五糧液”標志，也可能構(gòu)成商標侵權(quán)。
關(guān)于馳名商標的保護范圍，有兩點需要注意：
1.跨類保護，并不等于全類保護。跨類保護，并不等于在所有的商品上都對該馳名商標上進行保護
至于能跨到哪一類，需要根據(jù)具體案情判斷。
以“五糧液”商標（假設僅僅注冊在酒類商品）為例。
張三在服飾類商品上使用“五糧液”標志，“五糧液”商標權(quán)人以張三侵犯其商標權(quán)為由訴至法院，經(jīng)請求，法院在該案件中認定“五糧液”商標為馳名商標。
那么“五糧液”的保護范圍能否延伸至服飾類商品呢？
如果張三在飯店、餐廳、旅館等商品（服務）上使用“五糧液”標志，那么“五糧液”的保護范圍能延伸至飯店、餐廳、旅館等商品（服務）嗎？
或者能延伸至其他商品嗎？如影視娛樂、交通出行、電子商品嗎？
在具體案件中，如何判斷馳名商標的保護范圍，人民法院應當結(jié)合案情、證據(jù)從以下幾個方面綜合考量：
（1）該馳名商標的顯著程度
這里面涉及商標法中一個核心概念“顯著性”。商標的顯著性不僅決定商標申請是否被核準注冊，也影響注冊商標的保護范圍。不具有固有顯著性的商標，即使通過使用獲得顯著性并被核準注冊，也會因其先天不足，影響其保護范圍、保護力度。
（2）該馳名商標在使用被訴商標的商品的相關(guān)公眾中的知曉程度
即該商標的知名度。“五糧液”商標的保護范圍能否延伸至香煙類商品，法院會考慮“五糧液”商標在香煙商品的消費者、經(jīng)營者等相關(guān)公眾中的知曉程度。能否延伸至母嬰類商品，法院會考慮“五糧液”商標在母嬰類商品的消費者、經(jīng)營者等相關(guān)公眾的知曉程度。
（3）使用馳名商標的商品與使用被訴商標的商品之間的關(guān)聯(lián)程度。
商品之間的關(guān)聯(lián)程度一般從商品的生產(chǎn)方式、銷售渠道、消費群體等要素進行考量。如酒類商品和餐飲服務關(guān)聯(lián)較緊密；與母嬰類商品關(guān)聯(lián)程度較低。
（4）其他相關(guān)因素。
（《馳名商標司法解釋》第十條）
2.馳名商標之間的馳名程度是高低不同的，其保護范圍也是不同的。馳名商標的保護范圍，與商標的馳名程度相適應。
《最高人民法院關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》（法發(fā)〔2010〕12號）第11條規(guī)定：
對于已經(jīng)在中國注冊的馳名商標，在不相類似商品上確定其保護范圍時，要注意與其馳名程度相適應。對于社會公眾廣為知曉的已經(jīng)在中國注冊的馳名商標，在不相類似商品上確定其保護范圍時，要給予與其馳名程度相適應的較寬范圍的保護。
本案中原告第10325554號“江小白”商標的保護范圍能否延伸至“面膜、修護液”等產(chǎn)品上，原告應當從以下方面論證：
（1）第10325554號“江小白”商標的顯著程度
（2）第10325554號“江小白”商標在使用“面膜、修護液”等產(chǎn)品的相關(guān)公眾中的知曉程度
（3）使用第10325554號“江小白”商標的商品（果酒）與使用被訴商標的商品（面膜、修護液）之間的關(guān)聯(lián)程度。
大企業(yè)如果不注冊商標會有哪些風險
1、不受法律保護
《商標法》第三條規(guī)定：“經(jīng)商標局核準注冊的商標為注冊商標，包括商品商標、服務商標和集體商標、證明商標;商標注冊人享有商標專用權(quán)，受法律保護。”
所以說，企業(yè)使用未注冊商標的最大風險就是商標無法獲得相關(guān)法律的保護。企業(yè)對該商標不享有商標專用權(quán)，其他企業(yè)也能使用該商標。
舉個例子：A企業(yè)生產(chǎn)的"大地"牌拖拉機物美價廉，很受消費者歡迎。但A企業(yè)沒有注冊"大地"商標，其他廠家就紛紛在自己生產(chǎn)的拖拉機上打上了"大地"字樣出售，從而損害了A企業(yè)的利益。
2、容易遭到他人搶注
我國《商標法》規(guī)定，商標專用權(quán)只能通過商標注冊取得，采用申請在先原則，即誰先申請注冊，誰就擁有該商標的專用權(quán)。
如果企業(yè)使用的是未注冊的商標，一旦商標被他人成功搶注，企業(yè)可能就無法再繼續(xù)使用該商標，之前花費在宣傳該商標的人力、物力、財力都將付諸東流。
3、容易侵犯他人的商標專用權(quán)
使用未注冊商標，容易侵犯他人的商標專用權(quán)。企業(yè)使用的未注冊商標若與他人在先注冊的商標相同或近似，則有可能侵犯了該企業(yè)的商標專用權(quán)，從而引發(fā)商標糾紛，甚至會讓雙方對薄公堂。若最終認定企業(yè)確實侵犯了他人的商標專用權(quán)，還可能會賠償他人的經(jīng)濟損失。
4、商標無法成為企業(yè)的無形資產(chǎn)
無形資產(chǎn)是指企業(yè)擁有或者控制的沒有實物形態(tài)的可辨認非貨幣性資產(chǎn)。在知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域，無形資產(chǎn)包括專利權(quán)和商標權(quán)。
我國的《商標法》規(guī)定只有成功注冊的商標才受到法律保護，才能形成商標權(quán)。如果企業(yè)使用的是未注冊的商標，該商標將無法受到法律保護，也就無法形成商標權(quán)，也就無法成為企業(yè)的無形資產(chǎn)。
縱觀此案，如果江小白公司將“江小白”進行一個全類目的商標注冊，提前進行保護，也就可以免除商標被侵權(quán)的風險了，畢竟商標注冊的成本遠低于商標訴訟的成本，還可以保護自己辛辛苦苦打造出的知名度，切實保護自己的利益。減少他人主觀侵權(quán)的概率。如果您對本案相關(guān)問題有不理解的地方，可以與深圳市恒大知識產(chǎn)權(quán)服務有限公司商標顧問進行溝通咨詢。盡早盡快的保護自己的商標，維護自己的利益是值得考慮的問題。
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