副標(biāo)題：我們研究了上千份商標(biāo)申請(qǐng)后，發(fā)現(xiàn)了零OA的秘訣
美國(guó)商標(biāo)的申請(qǐng)，向來(lái)都是很讓人頭疼的。前段時(shí)間，我司研究了1002份美國(guó)商標(biāo)的申請(qǐng)后，發(fā)現(xiàn)了絕大多數(shù)零OA的商標(biāo)申請(qǐng)?jiān)?ldquo;申請(qǐng)”的這一環(huán)節(jié)都做到了專(zhuān)業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn)，甚至達(dá)到了登峰造極的程度……
美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)
眾所周知的，美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)分為“申請(qǐng)-審查-公告-注冊(cè)”這四個(gè)基礎(chǔ)過(guò)程，決定審查是否通過(guò)，是否零OA的就是申請(qǐng)文件和申請(qǐng)材料的準(zhǔn)備。申請(qǐng)這一步驟可以說(shuō)是一切注冊(cè)商標(biāo)的“前提”，所有零OA的商標(biāo)申請(qǐng)?jiān)?ldquo;申請(qǐng)”這一步驟都是細(xì)致地、嚴(yán)格地按照規(guī)定進(jìn)行操作的。
確定一個(gè)美國(guó)商標(biāo)
申請(qǐng)美國(guó)商標(biāo)，最重要的問(wèn)題在于商標(biāo)本身，確定一個(gè)商標(biāo)就是整個(gè)商標(biāo)申請(qǐng)流程的個(gè)步驟。這一步驟務(wù)必深思熟慮，因?yàn)樗绊懥松虡?biāo)申請(qǐng)的整個(gè)進(jìn)程，決定了商標(biāo)是否具備可注冊(cè)性以及商標(biāo)保護(hù)的強(qiáng)弱問(wèn)題（即商標(biāo)顯著性的高低）。要知道，任意一國(guó)的商標(biāo)局都只提供注冊(cè)商標(biāo)的服務(wù)，不提供商標(biāo)的執(zhí)法保護(hù)工作，因此商標(biāo)顯著性的高低就成了影響商標(biāo)權(quán)利保護(hù)的重要問(wèn)題。
商標(biāo)的注冊(cè)問(wèn)題我們可以分為兩點(diǎn)：①是否避免了商標(biāo)的混淆；②是否具有顯著性。下面我們舉例說(shuō)明如何避免商標(biāo)的混淆和使得商標(biāo)具有顯著性。
商標(biāo)的混淆
美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局認(rèn)為，混淆的可能性存在于當(dāng)標(biāo)志相近似時(shí)，當(dāng)事方的商品和/或服務(wù)類(lèi)似，使得消費(fèi)者誤認(rèn)為來(lái)自相同來(lái)源。除非法庭認(rèn)定商標(biāo)實(shí)際上是一個(gè)著名商標(biāo)，否則近似商標(biāo)或類(lèi)似商品和服務(wù)本身不足以支持混淆的可能性。也就是說(shuō)，（在非著名商標(biāo)的情況下），只要商品和服務(wù)不類(lèi)似，通?？梢怨泊鎯蓚€(gè)相同的標(biāo)志。例如中國(guó)的“長(zhǎng)城”商標(biāo)，“長(zhǎng)城干紅”、“長(zhǎng)城汽車(chē)”、“長(zhǎng)城潤(rùn)滑油”分別屬于三家公司，因?yàn)槠?a href='http://www.861588.com.cn/gnsb/' target='_blank'>商標(biāo)注冊(cè)類(lèi)別不同而得到注冊(cè)允許，并且最終都成為了中國(guó)馳名商標(biāo)。
當(dāng)標(biāo)志相近似時(shí)
商標(biāo)近似的判定原則有很多，在美國(guó)主要認(rèn)為標(biāo)識(shí)的近似分為下列三種：
1，聲音
上圖的兩個(gè)標(biāo)識(shí)雖然拼寫(xiě)不同，但是聽(tīng)起來(lái)卻相似，即“發(fā)音相同”。
2，視覺(jué)
這兩個(gè)標(biāo)志看起來(lái)非常近似，右邊的標(biāo)志僅僅是用了藝術(shù)化的字體展示。
3，含義
標(biāo)識(shí)看起來(lái)并不近似，但實(shí)際上其含義近似。意大利語(yǔ)“LUPO”被翻譯成英文時(shí)，表示的意思是“WOLF”。
4，商業(yè)印象
標(biāo)志中包含了相同的設(shè)計(jì)元素（即圖中的R標(biāo)人），即使右邊標(biāo)志包含了單詞，仍然造成了近似的整體商業(yè)印象。
標(biāo)志傳達(dá)了近似的一般含義并產(chǎn)生了同樣的意義回饋。圖中的城市女孩和城市女士雖然單詞不通但其含義相近似。
綜上，我們可以認(rèn)為，美國(guó)商標(biāo)的標(biāo)志近似可分為“聲音近似”、“視覺(jué)近似”、“含義近似”“印象近似”四種。只要申請(qǐng)商標(biāo)構(gòu)成了這四種近似的任意一種，商標(biāo)就有可能構(gòu)成消費(fèi)者的混淆，或?qū)?dǎo)致商標(biāo)遭遇OA，因此我們?cè)谏虡?biāo)設(shè)計(jì)之初，就應(yīng)該盡量避免商標(biāo)近似。
當(dāng)事方的商品和/或服務(wù)類(lèi)似
當(dāng)然，要造成消費(fèi)者的混淆，還需另外一種因素（除非構(gòu)成混淆的是一個(gè)知名商標(biāo)），那就是商品和/或服務(wù)類(lèi)似，用我們通俗的話(huà)來(lái)說(shuō)就是商品或服務(wù)的類(lèi)別相近似。美國(guó)同樣采用國(guó)際尼斯分類(lèi)，一旦近似商標(biāo)出現(xiàn)在類(lèi)似的商標(biāo)類(lèi)別上，后申請(qǐng)的商標(biāo)就一定會(huì)造成消費(fèi)者的混淆。下為相關(guān)商品和/或服務(wù)的舉例：
產(chǎn)品
服務(wù)
產(chǎn)品與服務(wù)
一旦滿(mǎn)足了近似商標(biāo)和近似商品或/和服務(wù)，那么申請(qǐng)商標(biāo)就屬于混淆商標(biāo)了，該商標(biāo)收到OA的概率為百分之一百，我們?cè)谏虡?biāo)申請(qǐng)時(shí)禁止出現(xiàn)這種情況，否則商標(biāo)申請(qǐng)將面臨駁回等風(fēng)險(xiǎn)。
商標(biāo)的顯著性
一個(gè)零OA的商標(biāo)，除了不構(gòu)成商標(biāo)近似以及商品或/和服務(wù)的近似外，還應(yīng)該具有強(qiáng)烈的顯著性。我們將顯著性高的標(biāo)志稱(chēng)之為“強(qiáng)商標(biāo)”，將顯著性低的商標(biāo)稱(chēng)之為“弱商標(biāo)”。
強(qiáng)商標(biāo)
強(qiáng)商標(biāo)是符合申請(qǐng)人利益的，它能夠輕松地允許申請(qǐng)人防止第三方使用其標(biāo)志，即能夠讓申請(qǐng)人的標(biāo)志更容易得到保護(hù)，這樣的標(biāo)志被認(rèn)為是“強(qiáng)商標(biāo)”。
弱商標(biāo)
弱商標(biāo)則是最不受歡迎的標(biāo)志，它很有可能屬于描述性的（即描述產(chǎn)品或服務(wù)成分、性質(zhì)、用途、功能、特點(diǎn)以及其他描述特點(diǎn)的標(biāo)志），而且其他申請(qǐng)人已經(jīng)使用它來(lái)描述他們的商品或服務(wù)。這樣一來(lái)將導(dǎo)致商標(biāo)難以管理和維護(hù)，且花費(fèi)甚多，甚至還有可能淪為通用商標(biāo)。我們?cè)谏暾?qǐng)商標(biāo)時(shí)，一定要避免使用弱標(biāo)志。
商標(biāo)顯著性的強(qiáng)烈程度分為四個(gè)級(jí)別：創(chuàng)造性或任意性、提示性、描述性和通用性，它們的顯著性程度逐級(jí)遞減。
創(chuàng)造性或任意性
這兩種標(biāo)志作為商標(biāo)而言，屬于顯著性最高的級(jí)別。著名的創(chuàng)造性商標(biāo)有：海爾、華為、格力……，它們由設(shè)計(jì)人創(chuàng)造出來(lái)，具有獨(dú)一無(wú)二的強(qiáng)烈顯著性；任意性商標(biāo)則是以與指定的商品或服務(wù)類(lèi)別無(wú)任何聯(lián)系的標(biāo)志作為商標(biāo)使用，如蘋(píng)果用于科技公司、小米用于手機(jī)，它們因?yàn)榕c指定的商品或服務(wù)類(lèi)別沒(méi)有關(guān)聯(lián)，因此同樣能夠起到強(qiáng)顯著性。
提示性
如果不愿選擇創(chuàng)造性或任意性商標(biāo)，那么可以選擇次一級(jí)的提示性標(biāo)志，這種標(biāo)志以隱喻、暗示的手法提示了商品或服務(wù)的某種特點(diǎn)，從而使人很快聯(lián)想到其保護(hù)的商品或服務(wù)。例如國(guó)內(nèi)的“健力寶”、國(guó)外的“微軟”、“Facebook”等。
描述性和通用性
這兩種標(biāo)志顯著性就非常弱了，屬于弱商標(biāo)一類(lèi)，他們通常描述或者直接表明商品/服務(wù)的來(lái)源、用途、原材料、功能、特點(diǎn)等，這類(lèi)商標(biāo)具有弱顯著性，極容易因?yàn)樯虡?biāo)通用性導(dǎo)致商標(biāo)被駁回，因此我們?cè)谏暾?qǐng)商標(biāo)時(shí)應(yīng)嚴(yán)禁使用類(lèi)似商標(biāo)。
那些可能被拒注冊(cè)的原因
我們?cè)谠O(shè)計(jì)商標(biāo)時(shí)，除了要保證商標(biāo)的顯著性、商標(biāo)不被混淆外，還必須考慮到美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局其他一些拒絕商標(biāo)注冊(cè)的原因，例如：姓氏、商品/服務(wù)來(lái)源的地理性描述、貶低或冒犯、翻譯后屬于描述性或通用術(shù)語(yǔ)的標(biāo)識(shí)、個(gè)人姓名或形象等。但這其中并非所有的都是禁止注冊(cè)的，還有一些通過(guò)證據(jù)的證實(shí)得到注冊(cè)的情況。（關(guān)于這些情況可參閱http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep）
商標(biāo)的檢索
通過(guò)上述各項(xiàng)的建設(shè)后，最終形成的商標(biāo)并不是直接就能夠進(jìn)行商標(biāo)申請(qǐng)的，我們還需要通過(guò)美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局提供的TESS（商標(biāo)電子檢索系統(tǒng)，http://www.uspto.gov/trademarks）進(jìn)行檢索。TESS幫助網(wǎng)頁(yè)包括了如何在美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局的數(shù)據(jù)庫(kù)檢索已注冊(cè)的商標(biāo)和在先申請(qǐng)的信息，以幫助確定其中是否有任何標(biāo)志可以因?yàn)榛煜目赡苄远柚股暾?qǐng)人注冊(cè)商標(biāo)。
要知道USPTO可不會(huì)幫助申請(qǐng)人事先檢索商標(biāo)，在我們提交申請(qǐng)后，USPTO將在審查流程中進(jìn)行檢索，并通知申請(qǐng)人最終檢索結(jié)果。如果USPTO檢索發(fā)現(xiàn)另一個(gè)注冊(cè)商標(biāo)或較早提交的申請(qǐng)與申請(qǐng)人的標(biāo)志近似并且商品/服務(wù)類(lèi)似，則將直接拒絕申請(qǐng)人的標(biāo)志，且申請(qǐng)費(fèi)用不會(huì)退回，因此在申請(qǐng)前做好相關(guān)的檢索工作百利而無(wú)一害。
商標(biāo)使用聲明的提交
申請(qǐng)美國(guó)商標(biāo)除了應(yīng)該提交的申請(qǐng)文件外，還有一個(gè)非常重要的聲明文件，即標(biāo)識(shí)在美國(guó)本土的“商業(yè)使用”或“意向使用”。這份聲明是不可或缺的，否則無(wú)法完成注冊(cè)商標(biāo)的流程。
商業(yè)使用
如果申請(qǐng)人的標(biāo)志已經(jīng)在美國(guó)領(lǐng)土中實(shí)際使用了，那么就應(yīng)該提交商業(yè)使用的聲明并且提供相應(yīng)證據(jù)（美方稱(chēng)之為“樣本”），商品商標(biāo)的證據(jù)應(yīng)該是具有標(biāo)志的商品、網(wǎng)站上有相應(yīng)的標(biāo)志等，服務(wù)商標(biāo)則是出現(xiàn)該標(biāo)志的商業(yè)標(biāo)識(shí)的照片、有關(guān)的服務(wù)手冊(cè)、對(duì)服務(wù)的廣告等。
要證明該標(biāo)志已在商業(yè)中使用，應(yīng)該提供次在任何地方使用該標(biāo)志的日期和次在商業(yè)中使用該標(biāo)志的日期。前者是指地區(qū)性使用，即首次出售或運(yùn)輸和首次提供的服務(wù)使用該標(biāo)志；后者是指首次在商品出售和運(yùn)輸或首次提供的服務(wù)于一個(gè)州以上或美國(guó)領(lǐng)土之間使用該標(biāo)志，或在美國(guó)與其他國(guó)家之間的貿(mào)易。這里必須注意，任何地方的首次使用日期必須相同或早于商業(yè)中的首次使用日期。
意向使用
如果是意向使用該標(biāo)志的，應(yīng)該在遞交申請(qǐng)時(shí)提交相應(yīng)的“意向使用聲明”，其中應(yīng)詳細(xì)陳述標(biāo)志將在何地、大概在何時(shí)、用于何種商業(yè)活動(dòng)中，并在美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局發(fā)出準(zhǔn)許通知后的六個(gè)月內(nèi)提交使用說(shuō)明。
針對(duì)上述的歸納，恒大知識(shí)產(chǎn)權(quán)經(jīng)十六年的申請(qǐng)美國(guó)商標(biāo)經(jīng)歷，自主研發(fā)出了一套高注冊(cè)率的快速注冊(cè)方法。該方法基于美專(zhuān)利商標(biāo)局的審查要求，通過(guò)我司專(zhuān)業(yè)的美國(guó)商標(biāo)工程師的解讀，最終得到零OA快速通過(guò)審查的一套方法。
首先是標(biāo)志的準(zhǔn)備上，檢索查重、專(zhuān)人繪圖等，通過(guò)恒大獨(dú)有的一套國(guó)際商標(biāo)檢索流程，從而明確清晰地檢索標(biāo)志是否重復(fù)或近似；再通過(guò)專(zhuān)業(yè)的繪圖師，對(duì)標(biāo)志進(jìn)行繪制并按照專(zhuān)門(mén)的格式保存并遞交。
其次是商標(biāo)申請(qǐng)書(shū)和委托書(shū)，對(duì)企業(yè)名稱(chēng)和地址的專(zhuān)門(mén)地英文翻譯，并在填寫(xiě)后反復(fù)檢查務(wù)求毫無(wú)差錯(cuò)。
除了對(duì)標(biāo)志的設(shè)計(jì)和建議及申請(qǐng)文件的填寫(xiě)，我司還針對(duì)美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)所必需提交的“使用聲明”即使用證據(jù)做出了分類(lèi)，分別是“產(chǎn)品證據(jù)”和“銷(xiāo)售證據(jù)”。以產(chǎn)品證據(jù)為主，銷(xiāo)售證據(jù)為輔，兩種證據(jù)結(jié)合使用，以此達(dá)到的效果。
對(duì)文件的力求完整、準(zhǔn)確，對(duì)標(biāo)志檢索工作的細(xì)致，對(duì)使用證據(jù)的準(zhǔn)確有力；這些因素構(gòu)成了我司零OA快速通過(guò)審查的基礎(chǔ)。要知道決定審查流程是否能夠快速通過(guò)的基礎(chǔ)就在于申請(qǐng)文件、標(biāo)志上的準(zhǔn)備，如果有些許錯(cuò)誤，都有可能造成OA，甚至是無(wú)法成功申請(qǐng)的惡果。恒大知識(shí)產(chǎn)權(quán)在“申請(qǐng)”階段的優(yōu)化，對(duì)審查過(guò)程的把控是零OA快速通過(guò)審查的有力保障。
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