國(guó)家海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對(duì)指導(dǎo)中心：
近來(lái)，中國(guó)企業(yè)在海外尤其是美國(guó)頻頻遭遇商業(yè)秘密糾紛。2019年以來(lái)，江蘇金石機(jī)械、浙江戴卡宏鑫、蘇州Gstarsoft、重慶君馬新能源等一批企業(yè)在美相繼被訴涉嫌侵犯商業(yè)秘密。今年3月5日，海能達(dá)在美商業(yè)秘密及版權(quán)侵權(quán)訴訟案件一審被判支付合計(jì)7.65億美元。在當(dāng)下，因相關(guān)法律規(guī)則尚由美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家絕對(duì)主導(dǎo)，審判中的自由裁量空間巨大，商業(yè)秘密越來(lái)越多地成為制約和阻礙我國(guó)企業(yè)國(guó)際化發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)工具和有力武器。 國(guó)家海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對(duì)指導(dǎo)中心（下稱“指導(dǎo)中心”）在對(duì)近幾年來(lái)中國(guó)企業(yè)在美商業(yè)秘密訴訟情況進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，發(fā)出預(yù)警信息：近期，中國(guó)企業(yè)在海外經(jīng)營(yíng)或國(guó)際貿(mào)易中應(yīng)高度關(guān)注與重視商業(yè)秘密糾紛風(fēng)險(xiǎn)。 不斷增長(zhǎng)！中國(guó)企業(yè)在美頻遭商業(yè)秘密糾紛 據(jù)初步查詢統(tǒng)計(jì)，共有139件與中國(guó)企業(yè)在美相關(guān)的商業(yè)秘密案件。尤其是近三年來(lái)，中國(guó)企業(yè)在美商業(yè)秘密糾紛案件數(shù)量快速增長(zhǎng)。
圖1 2015年-2019年涉及中國(guó)企業(yè)的案件量
這一快速增長(zhǎng)與美國(guó)近年來(lái)商業(yè)秘密侵權(quán)案件數(shù)量總體增長(zhǎng)有一定關(guān)系。2015年美國(guó)商業(yè)秘密的新立案量為1075件。2016年，美國(guó)聯(lián)邦《商業(yè)秘密保護(hù)法》生效后，新立案商業(yè)秘密案件數(shù)量有所增長(zhǎng)，近兩年基本在每年1400件左右。但是應(yīng)當(dāng)看到，中國(guó)企業(yè)涉案的增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)高于整體增長(zhǎng)。
圖2 2015年-2019年歷年美國(guó)商業(yè)秘密案件立案量
近年來(lái)，很多知名公司（Facebook, Uber和Epic等）都成為商業(yè)秘密涉案企業(yè)。如2017年2月得克薩斯北區(qū)聯(lián)邦法院裁定Facebook擁有的Oculus VR 因商業(yè)秘密和著作權(quán)侵權(quán),需向Zenimax支付5億美金的賠償。近日, Uber前高管和無(wú)人駕駛技術(shù)領(lǐng)域知名人士Anthony Levandowski就一項(xiàng)盜用Googles商業(yè)秘密的刑事指控認(rèn)罪。 需要關(guān)注的是，商業(yè)秘密糾紛通常與合同糾紛、以及專利、商標(biāo)和著作權(quán)等其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)糾紛相伴相生。在上述139件商業(yè)秘密訴訟案件中，108件同時(shí)涉及合同糾紛，同時(shí)涉及專利、商標(biāo)和著作權(quán)的案件分別為24件、24件和14件。 遺憾的是，中國(guó)企業(yè)在大部分情況下仍然較為被動(dòng)。據(jù)估計(jì),在全部案件中，有106件中國(guó)企業(yè)是作為被告被訴侵權(quán)及索賠，占比超過(guò)76%。僅2019年，中國(guó)當(dāng)事人在美國(guó)作為被告被訴商業(yè)秘密侵權(quán)的案件就有25件。在全部139件案件中，目前已經(jīng)結(jié)案的49件，其中原告勝訴9件，被告勝訴4件，和解(按經(jīng)驗(yàn)推測(cè))的29件，尚有90件案件仍在進(jìn)行（open）中。 從區(qū)域來(lái)看，近期美國(guó)受理涉我國(guó)企業(yè)商業(yè)秘密案件最多的為加利福尼亞北區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院（N.D.Cal） 和加利福尼亞中區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院（C.D.Cal）法院，分別占比約13%和8%。
下表中列出了近兩年部分中國(guó)企業(yè)在美被訴商業(yè)秘密的案件信息。
天價(jià)賠償！海能達(dá)7.7億美元賠償案件始末
2020年3月5日，美國(guó)伊利諾伊北區(qū)聯(lián)邦地方法院作出判決，宣告中國(guó)企業(yè)海能達(dá)公司因盜用商業(yè)秘密和著作權(quán)侵權(quán)，需賠償摩托羅拉公司3.458億美元補(bǔ)償性賠償金及4.188億美元懲罰性賠償金，共計(jì)7.646億美元。 在數(shù)碼雙向音頻市場(chǎng)中，摩托羅拉和海能達(dá)是主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。在過(guò)去的四年中，摩托羅拉與海能達(dá)在美國(guó)、歐洲、中國(guó)和澳大利亞等國(guó)家和地區(qū)展開了近十起訴訟，美國(guó)這一判決是目前兩家企業(yè)全球?qū)χ诺淖钚聭?zhàn)況。 摩托羅拉在2006年推出MotoTRBO專業(yè)對(duì)講機(jī)，并在2007年開始銷售。海能達(dá)則在2010年初推出了與其競(jìng)爭(zhēng)的DMR專業(yè)對(duì)講機(jī)。2017年3月，摩托羅拉在伊利諾伊州提起訴訟，指控三位摩托羅拉的前雇員Gee Siong Kok , Yih Tzye Kok 和Samuel Chia先后加入海能達(dá)，并在其DMR產(chǎn)品組工作。摩托羅拉指控稱，雖然他們簽署的保密協(xié)議均明確禁止披露任何保密信息，但是三人仍然在2008年離職前，秘密登入并下載了數(shù)千份含有摩托羅拉商業(yè)秘密的保密技術(shù)文件，摩托羅拉DMR產(chǎn)品的源代碼也在其中。隨后，這些商業(yè)秘密被吸收進(jìn)海能達(dá)的產(chǎn)品和商業(yè)戰(zhàn)略中。除此之外，摩托羅拉還指控Yih Tzye Kok自2008年6月便開始為海能達(dá)工作，遠(yuǎn)遠(yuǎn)早于他從摩托羅拉正式離職日期（2008年10月）；Samuel Chia尚在摩托羅拉任職期間，在海能達(dá)與Gee Siong Kok進(jìn)行會(huì)面，隨后下載大批量文件檔案。 與許多標(biāo)的極高的知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟一樣，這一天價(jià)賠償案前后歷時(shí)三年之久，雙方交鋒異常激烈。雙方向法庭提交超過(guò)900份案卷文件，啟動(dòng)名目眾多的強(qiáng)制動(dòng)議，數(shù)次提出案件日程延期，并在證據(jù)開示中交換了大量文件。2019年11月，即起訴之后兩年半多，案件才進(jìn)入到陪審團(tuán)審判階段。 摩托羅拉的訴訟策略是向陪審團(tuán)講述其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是如何通過(guò)竊取高價(jià)值保密信息而獲得商業(yè)上的成功，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)：（1）對(duì)海能達(dá)極為不利的內(nèi)部郵件往來(lái)；（2）海能達(dá)關(guān)鍵證人引用美國(guó)憲法中證人不能自證其罪的規(guī)定拒絕回答相關(guān)問(wèn)題，及（3）間接證據(jù)和證詞顯示海能達(dá)有損毀證據(jù)的嫌疑。為支持懲罰性賠償請(qǐng)求，摩托羅拉指控海能達(dá)高管人員參與密謀盜用商業(yè)秘密并再次強(qiáng)調(diào)其對(duì)海能達(dá)故意損毀相關(guān)證據(jù)的指控。
海能達(dá)的抗辯要點(diǎn)雖然沒(méi)有否認(rèn)摩托羅拉前雇員從原告處盜取秘密文件，但在庭審中否認(rèn)了這些不當(dāng)獲取的信息經(jīng)上述個(gè)人散布給其他海能達(dá)員工，也否認(rèn)了這些信息在海能達(dá)產(chǎn)品研發(fā)中的重要性。海能達(dá)還告訴陪審團(tuán)，摩托羅拉是在企圖讓整個(gè)公司為少數(shù)幾名員工的不當(dāng)行為承擔(dān)責(zé)任，且為了從海能達(dá)的商業(yè)成功中攫取巨額利潤(rùn)，故意延遲提起訴訟的時(shí)間。用海能達(dá)代理律師的話說(shuō)，摩托羅拉“想拿走2010年以來(lái)海能達(dá)在對(duì)講機(jī)領(lǐng)域賺到的每一分錢，外加更多”。 2020年2月，陪審團(tuán)在庭審后開始合議，并僅用不到兩個(gè)半小時(shí)便經(jīng)合議達(dá)成一致意見(jiàn)。依據(jù)法官給陪審團(tuán)的指示，只有當(dāng)認(rèn)為海能達(dá)的行為構(gòu)成惡意或者肆意罔顧摩托羅拉的權(quán)利時(shí)，陪審團(tuán)才可以評(píng)定懲罰性損害賠償。
遺憾的是，陪審團(tuán)最終支持的——是摩托羅拉提出的最高賠償額。 有關(guān)本案的詳細(xì)情況（包括雙方的訴訟背景、對(duì)峙焦點(diǎn)、辯護(hù)要點(diǎn)、裁決情況等），本期第二條推送我們邀請(qǐng)國(guó)家海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對(duì)指導(dǎo)中心指導(dǎo)專家形成中英文專題文章《天價(jià)賠償！解析摩托羅拉海能達(dá)案的陪審團(tuán)裁決及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)》，并提出中國(guó)高科技企業(yè)商業(yè)秘密管理方面的一些建議。文章與本報(bào)告同期發(fā)布，供中國(guó)企業(yè)參考。
這一場(chǎng)令人矚目的訴訟進(jìn)行的同時(shí)，雙方知識(shí)產(chǎn)權(quán)之爭(zhēng)也愈加激烈，這背后，真正體現(xiàn)的，是對(duì)產(chǎn)品、市場(chǎng)乃至行業(yè)地位之爭(zhēng)。遺憾的是，在該案進(jìn)行的同時(shí)，摩托羅拉還分別在兩起德國(guó)的專利侵權(quán)訴訟（曼海姆地方法院和杜塞爾多夫地方法院）中鎖定了對(duì)海能達(dá)的勝局，并在一起美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)的337調(diào)查中取得部分勝利（Inv. No. 337-TA-1053）。摩托羅拉的每一次訴訟勝利，都迫使海能達(dá)在被訴的相關(guān)產(chǎn)品中棄用或重新設(shè)計(jì)某些產(chǎn)品功能或特征。 截至目前，雙方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟之爭(zhēng)遠(yuǎn)未結(jié)束。本案大概率仍會(huì)繼續(xù)爭(zhēng)至上訴法院的同時(shí)，摩托羅拉目前還在另一起伊利諾伊州北區(qū)聯(lián)邦地方法院案件中指控海能達(dá)專利侵權(quán)（Case No. 1-17-cv-01972），該案的事實(shí)取證預(yù)計(jì)在2020年5月完成。針對(duì)摩托羅拉打出的一系列全球訴訟組合拳，海能達(dá)也發(fā)起了反擊，在美國(guó)俄亥俄州北區(qū)聯(lián)邦地方法院對(duì)摩托羅拉提起專利侵權(quán)訴訟（Case No. 1-17-cv-01794），指控摩托羅拉部分雙向通訊設(shè)備的“智能音頻”特征侵犯其專利權(quán)。海能達(dá)還于2017年12月在美國(guó)新澤西州聯(lián)邦地區(qū)法院對(duì)摩托羅拉提起了反壟斷和反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)訴訟（Case No. 2-17-cv-12445），但在摩托羅拉的請(qǐng)求下，該案隨后也被轉(zhuǎn)移到伊利諾伊州北區(qū)聯(lián)邦地方法院（Case No. 1:19-cv-00176）。 商業(yè)秘密糾紛以及一系列海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟，已經(jīng)成為海能達(dá)發(fā)展中必須邁過(guò)的一道坎。 雙刃之劍！美國(guó)法律的境外適用應(yīng)引起高度重視 在摩托羅拉訴海能達(dá)一案中，美國(guó)法律的境外適用成為另一個(gè)關(guān)注焦點(diǎn)，也應(yīng)引起中國(guó)企業(yè)的高度重視。 海能達(dá)在審判中請(qǐng)求法庭“禁止摩托羅拉依據(jù)域外損害賠償”提起巨額賠償要求。也就是說(shuō)，海能達(dá)的極大部分利潤(rùn)來(lái)自美國(guó)域外，而判決的依據(jù)之一《伊利諾伊州商業(yè)秘密法案》并不能適用于境外，因此在計(jì)算損害賠償時(shí)，不能以該法為依據(jù)將海能達(dá)的域外收入部分納入其中。 遺憾的是，伊利諾伊法院雖然同意《伊利諾伊州商業(yè)秘密法案》不可以適用于境外，但是法庭在另一關(guān)鍵點(diǎn)上支持了摩托羅拉提出的觀點(diǎn)，即當(dāng)18 U.S.C. § 1837所要求的條件均被滿足時(shí)，美國(guó)聯(lián)邦《商業(yè)秘密保護(hù)法》（判決的另一依據(jù)）可以適用于境外，因此對(duì)于被告通過(guò)境內(nèi)的著作權(quán)侵權(quán)而在境外獲利的行為，摩托羅拉有權(quán)主張損失賠償（案卷文件第834號(hào)）。 因此，有美國(guó)子公司或者在美國(guó)有商業(yè)活動(dòng)的中國(guó)公司應(yīng)當(dāng)格外注意，一旦卷入知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛，賠償范圍有被擴(kuò)大的潛在風(fēng)險(xiǎn)。另一方面，如果中國(guó)企業(yè)作為原告在美國(guó)法院提起訴訟的話，應(yīng)當(dāng)充分利用這些法案主張權(quán)利保護(hù)，如果掌握有訴訟的主動(dòng)權(quán)，境外適用也可能對(duì)中國(guó)公司極有價(jià)值。
未雨綢繆！中國(guó)企業(yè)應(yīng)做好風(fēng)險(xiǎn)防控
綜合近期的數(shù)據(jù)和重點(diǎn)案例情況來(lái)看，商業(yè)秘密糾紛成為經(jīng)貿(mào)摩擦中美方制裁和制衡中國(guó)企業(yè)的新增長(zhǎng)點(diǎn)之一。建議中國(guó)企業(yè)加大對(duì)商業(yè)秘密保護(hù)的關(guān)注，做好風(fēng)險(xiǎn)防控，具體而言：
一是應(yīng)做好風(fēng)險(xiǎn)防控，仍在訴案件應(yīng)預(yù)防高額判賠。根據(jù)近年來(lái)案件數(shù)量發(fā)展趨勢(shì)，以及受一些訴中國(guó)企業(yè)獲得較高賠償?shù)挠欣袥Q影響，我國(guó)企業(yè)在美商業(yè)秘密糾紛仍可能在高位運(yùn)行，企業(yè)應(yīng)做好風(fēng)險(xiǎn)防控，盡可能避免卷入糾紛。伊利諾伊北區(qū)聯(lián)邦法院的判決支持了原告提出的最高賠償請(qǐng)求，目前尚無(wú)法看出是針對(duì)個(gè)案還是整體原則上的“從重從嚴(yán)”，在訴中國(guó)企業(yè)應(yīng)充分汲取前案經(jīng)驗(yàn)，做好預(yù)案和應(yīng)對(duì)。
二是應(yīng)充分關(guān)注和運(yùn)用商業(yè)秘密保護(hù)規(guī)則。2020年1月15日，中美雙方簽署中美經(jīng)貿(mào)協(xié)議，商業(yè)秘密保護(hù)是其中的重點(diǎn)內(nèi)容之一。據(jù)此，美國(guó)有關(guān)商業(yè)秘密的保護(hù)規(guī)則可能將有所調(diào)整，并必將進(jìn)一步趨嚴(yán)。例如，協(xié)議關(guān)于民事程序中的舉證責(zé)任轉(zhuǎn)移以及降低啟動(dòng)刑事執(zhí)法門檻的規(guī)定，可能致更多商業(yè)秘密案件立案。對(duì)于企業(yè)而言，這也將是一把雙刃劍，知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)得力并能夠充分運(yùn)用規(guī)則的企業(yè)將從中獲益，而缺乏知識(shí)產(chǎn)權(quán)尤其是商業(yè)秘密保護(hù)意識(shí)和能力的企業(yè)也將面臨更大風(fēng)險(xiǎn)。
三是應(yīng)全面提升商業(yè)秘密保護(hù)意識(shí)和能力。根據(jù)海能達(dá)被訴案件的前車之鑒，中國(guó)企業(yè)應(yīng)強(qiáng)化商業(yè)秘密保護(hù)意識(shí)和手段，建立商業(yè)秘密保護(hù)制度規(guī)則。例如，在聘用過(guò)程和常規(guī)的新員工培訓(xùn)中對(duì)曾經(jīng)任職于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手公司的員工，禁止其使用前雇主或者任何第三方的機(jī)密信息或者專有信息，著重強(qiáng)調(diào)員工對(duì)前雇主和現(xiàn)雇主均承擔(dān)保密義務(wù)，以保護(hù)自身的商業(yè)秘密，并降低或者減少潛在的第三方指控的風(fēng)險(xiǎn)。再如，若發(fā)現(xiàn)員工有任何盜用或者濫用任何第三方商業(yè)秘密或?qū)Ｓ行畔⒌男袨?，及時(shí)研究制定救濟(jì)方案，保存有關(guān)證據(jù)等。
撰文：宋蓓蓓 壽晶晶 齊明媛 審核：朱瑾 謝小勇數(shù)據(jù)及案例支持：Mayer Brown LLC，律商聯(lián)訊（Lex Machina）
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