《專利法》當中第三十三條規(guī)定：“申請人可以對其專利申請的文件進行修改，但是，對發(fā)明與實用新型專利申請文件做出的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍，對外觀設計專利申請文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍。”2000年和2008年的《專利法》保留了這一規(guī)定。在當前專利授權確權的司法實踐中，如何認定對發(fā)明和實用新型專利申請文件的修改是否超范圍，存在一些爭議。本文擬從以下幾個方面來簡要分析這個問題：
一、為什么要規(guī)定修改不能超范圍
對于為什么修改不能超出原說明書和權利要求書（以下簡稱原申請文件）的范圍，或者說第三十三條的立法目的是什么，可能有以下兩個角度的理解：，修改不能超范圍體現(xiàn)了先申請原則對專利申請人或專利權人的合理限制。一方面，限制申請日之后的修改，能夠防止申請人在申請日之后不斷在專利申請文件中增加新的技術信息從而客觀上架空先申請原則。另一方面，申請日公開了的技術信息有可能得到保護，規(guī)定修改不能超出原申請文件記載的范圍，實質上是要求專利申請人在申請日就應當在專利申請文件中對相關技術信息進行充分公開。在申請日沒有公開的技術信息，不允許專利申請人在申請日之后通過修改納入到保護范圍。第二，修改不能超范圍體現(xiàn)了對專利申請人或專利權人合法權益的保護。一方面，申請日公開了的技術信息就應當保護，只要在專利申請日進行了充分公開，即使沒有以適當?shù)姆绞綄懭霗嗬髸?，也可以通過修改將已經在原申請文件中公開的技術信息納入保護范圍。另一方面，應當允許專利申請人通過修改更正專利申請文件撰寫中的部分瑕疵。專利申請文件的撰寫是一項復雜的工作，專利申請文件存在撰寫瑕疵是較為普遍的現(xiàn)象，允許深圳專利申請人或專利權人在申請日之后對明顯的撰寫瑕疵進行修正，有利于適度保護專利申請人的利益，保護和激勵創(chuàng)新。
二、記載的范圍與公開的范圍有沒有區(qū)別
原申請文件記載的技術信息與公開的技術信息有沒有區(qū)別，在司法實踐中有爭議。專利復審委員會認為，記載的內容比公開的內容范圍更小，不包括本領域技術人員結合公知常識對原申請文件的理解。但有觀點認為，在文字上和邏輯上，記載的內容與公開的內容是一樣的。如果法律或行政法規(guī)沒有明確地對記載和公開的范圍進行不同的界定，應當按照文字和邏輯上的一般規(guī)則來理解。
在專利法上，無論是原申請文件記載的技術信息還是公開的技術信息，確定的主體都是本領域技術人員，本領域技術人員必然會運用和結合其所掌握的專業(yè)基礎知識進行理解。例如，一種手機，雖未明確記載其有天線，但本領域技術人員結合公知常識可以直接、明確認識到該手機隱含地包括了天線這一技術特征。如果說，原申請文件確定的技術信息是一個客觀對象，這個客觀對象需要也只能夠通過原申請文件的記載（包括文字和附圖）來公開給公眾。記載是公開的手段，公開是記載的目的。如果說原申請文件中的技術信息是一個硬幣，記載的技術信息與公開的技術信息只不過是描述這個硬幣的兩個角度。認為原申請文件公開的技術信息與記載的技術信息并不相同，在文義上和邏輯上是說不通的。在法律和行政法規(guī)沒有明確規(guī)定的情況下，專利復審委員會認為記載的范圍與公開的范圍不相同，是沒有道理的。
三、允許修改的范圍有幾個層次
認定修改是否超范圍，關鍵在于如何界定允許修改的范圍的大小。在司法實踐中，對允許修改的范圍大小主要有三個層次的界定：
，直接地、毫無疑義地確定的內容。在“氨氯地平、厄貝沙坦復方制劑”發(fā)明專利權無效行政糾紛案中，專利權人將權利要求1中的某藥物成分的比例“1:10-30”修改為“1:30”。專利復審委員會依據(jù)《審查指南》第四部分第三章第4.6.2節(jié)的規(guī)定認為修改超范圍。在該案中，專利復審委員會實際上認為修改不能超出原申請文件在數(shù)理邏輯上確定的范圍。最高法院認為，專利權人對權利要求1的修改應當予以允許，《審查指南》的相關規(guī)定過于機械，不符合《專利法》第三十三條的規(guī)定。
第二，包括隱含公開的技術信息。所謂隱含公開，是指雖未明確記載在原申請文件的文字中，但本領域技術人員結合本領域公知常識可以直接、明確得出。在“一種既可外用又可內服的礦物類中藥”發(fā)明專利申請駁回復審行政糾紛案中，原申請文件中記載了“兩”，但未明確是舊制的兩（31.25克）還是新制的兩（50克），專利申請人在修改時將“兩”按照舊制的兩進行換算，專利復審委員會認為修改超范圍，不予準許。最高法院認為，在中醫(yī)領域，本領域技術人員可能將“兩”理解為舊制的兩，因此申請人的修改沒有超范圍。這實際上是認為對中醫(yī)領域的本領域技術人員而言，原申請文件中的“兩”隱含了舊制的兩這種情形。
第三，包括隱含公開和顯而易見的技術信息。不僅包括隱含公開的技術信息，還包括本領域技術人員根據(jù)原申請文件可以顯而易見地推導出來的技術信息。通過原申請文件推導出來的內容如果對于本領域技術人員是顯而易見的，也可以認定該技術內容屬于原申請文件記載的內容。在“墨盒”發(fā)明專利權無效行政糾紛案中，專利權人在分案申請時曾將原權利要求書中的“半導體存儲裝置”修改為“存儲裝置”，專利復審委員會認為此修改超范圍。最高法院認為，“存儲裝置”對于本領域技術人員是顯而易見的，可以認定“存儲裝置”的修改沒有超出原申請文件記載的內容。
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